Spécificités au Canada - À quoi faut-il faire attention?
La réglementation et les formalités relatives aux marques de commerce canadiennes sont très strictes et souvent mal comprises par les déposants et agents étrangers.
Voici des exemples des obstacles les plus fréquents et des conseils pour les éviter ou les surmonter.
Manque de caractère distinctif
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne sur les marques de commerce le 17 juin 2019, l’Office a considérablement resserré les règles sur le caractère distinctif. Les examinateurs peuvent s’opposer à une demande d’enregistrement en invoquant que la marque de commerce n’a pas de caractère distinctif inhérent et qu’elle ne peut donc pas remplir son objectif de distinguer les produits et services d’un demandeur de ceux des autres.
Voici quelques exemples de marques qui sont généralement considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent au Canada:
- Le nom de famille ou le nom d’une personne
- Une description claire ou fausse et trompeuse dans la langue anglaise ou française de la qualité, la nature ou la provenance des produits et services
- Le nom dans n’importe quelle langue de l’un des produits ou services
- Les lieux géographiques
- Les dessins génériques
- Les noms de couleurs
- Les marques composées d’une ou de deux lettres ou chiffres
- Des termes élogieux
Il est également important de noter qu’une marque constituée uniquement d’une combinaison de l’un ou plusieurs de ces éléments sera considérée comme non distinctive.
Heureusement, dans plusieurs cas, il existe tout de même des moyens de surmonter ce type d’objections. Il est notamment possible de présenter des arguments démontrant que la marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent ou prouver que la marque était distinctive à la date du dépôt (caractère distinctif acquis).
Produits et services
Le Règlement canadien exige que les énoncés de produits ou de services décrivent chacun de ces produits ou services d’une manière qui identifie un bien ou un service spécifique et doivent être classés selon le système de classification de Nice.
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est (beaucoup) plus exigeant que d’autres Offices quant à la spécificité de la description des produits et services. En effet, plusieurs termes acceptables dans d’autres juridictions ne sont généralement pas considérés comme acceptables au Canada et les intitulés de classe ne sont pas suffisants. L’examinateur canadien exigera que les produits et services soient décrits selon les normes canadiennes.
Les exemples problématiques suivants sont largement utilisés au niveau international:
- «Vêtements» est un terme ordinaire du commerce, mais il n’identifie pas un produit spécifique. Des exemples comme «vêtements décontractés» ou des «vêtements pour enfants» seraient des choix acceptables puisque le type de vêtements fonctionnels a été fourni.
- Un «logiciel» sans autre spécification donnerait au déposant un champ de protection déraisonnablement large. De manière générale, la fonction spécifique du logiciel et le domaine d’emploi (s’il n’est pas évident) doivent être indiqués.
- Les «produits médicaux ou pharmaceutiques» devront spécifier la maladie, le type de maladie, de trouble ou d’affection à traiter, ou indiquer le type spécifique de médicament.
Le critère à trois volets suivant est appliqué pour déterminer si la liste des produits et services est considérée assez spécifique:
- Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services?
- Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour s’assurer que le requérant n’obtiendra pas une protection trop étendue?
- Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre d’évaluer la confusion?
L’OPIC a mis en ligne son Manuel des produits et services. Vous y trouverez divers exemples de descriptions acceptables et des termes pré-approuvés.
Confusion
Il est recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité avant de désigner le Canada dans une demande internationale puisque, contrairement à d’autres offices, l’OPIC procède à une recherche sur les droits antérieurs au cours de la phase d’examen.
Le but de la recherche est de déterminer si la marque porte à confusion avec une marque enregistrée ou une demande produite antérieurement (en tenant compte des dates de priorité de la Convention de Paris).
Au cours de cette recherche, ils vérifient également si la marque est composée d’une «marque officielle» ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une «marque officielle». Une marque officielle est une marque qui a été déposée par le gouvernement ou une autorité publique.
IMPORTANT: Au Canada, la confusion est évaluée en fonction des consommateurs francophones et anglophones. Il est donc nécessaire d’effectuer la recherche de disponibilité en français et en anglais.
Couleurs
Au Canada, une marque déposée en noir et blanc couvrira une marque de commerce pour toute combinaison de couleurs. À l’inverse, une marque déposée en couleurs sera limitée à celles-ci et nécessitera une description des couleurs qui sont affichées et où ces couleurs s’appliquent.
IMPORTANT: Il n’est pas obligatoire d’utiliser une description en couleurs PANTONE® ou des couleurs très spécifiques pour identifier les diverses nuances. Une description aussi spécifique aurait pour effet de limiter la protection offerte par l’enregistrement de la marque.
Traductions et translittération
Au Canada, toute demande de marque contenant un mot dans une langue autre que le français ou l’anglais doit inclure une traduction de ce mot ou une indication que celui-ci n’a pas de traduction. De même, toute demande de marque contenant des caractères non latins doit inclure une translittération de chacun de ces caractères.
Nomination d’un agent canadien
Il est important de se rappeler que l’OPIC enverra tous ses avis et notifications directement au requérant de la demande internationale à moins qu’un agent canadien soit nommé au dossier pour le représenter.
Délais interminables
Il y a actuellement des retards impressionnants de traitement dans le processus d’examen au Canada. Les délais d’examen des demandes canadiennes sont de plus de 3 ans pour les demandes nationales et entre 12 à 18 mois pour les demandes internationales (Protocole de Madrid).
Fait intéressant, certaines options sont disponibles pour accélérer l’examen des demandes en invoquant des motifs limités et préétablis. Il pourrait donc être avantageux de vérifier si votre demande internationale qui désigne le Canada se qualifie pour cet examen accéléré.
Ces situations bien particulières au Canada confirment qu’il est dans votre intérêt d’impliquer votre agent de marque canadien le plus tôt possible dans le processus d’enregistrement de marque afin d’éviter des objections qui retarderaient le processus ou mèneraient à l’échec de la demande.
Il nous fera plaisir de vous accompagner avec l’évaluation des risques de refus ou d’objections et ainsi éviter des obstacles prévisibles lors du processus d’enregistrement de marque.
