Avec la réalité du marché mondial et en ligne d’aujourd’hui, la protection internationale des marques est de plus en plus critique.
Est-ce que mon enregistrement de marque canadien est valide ailleurs?
Non. L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada ne la protège pas à l’étranger. Les marques de commerce doivent être enregistrées dans chaque juridiction. Bien que le fait d’avoir une marque déposée au Canada puisse faciliter le processus dans d’autres pays, il faut déposer une demande distincte dans chacun des pays d’intérêt.
La majorité des pays ont un système de premier déposant, i.e. que même si vous utilisez votre marque dans certains pays sans l’avoir déposée, un tiers la déposant pourrait vous empêcher de l’utiliser sur ce marché et vous contraindre à devoir changer de marque.
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe au-delà du Canada (nouveaux marchés ou fournisseurs et distributeurs à l’étranger), vous devrez protéger votre marque en déposant une demande d’enregistrement dans les pays concernés.
Pourquoi est-ce important de protéger ma marque de commerce à l’international?
Lorsque votre stratégie d’affaires implique une exportation ou une fabrication à l’international, protéger votre marque de commerce rapidement peut vous éviter bien des soucis.
Vos marques, incluant le nom de votre entreprise, le nom de vos produits ou de services, votre logo, votre slogan ou même la forme ou l’emballage de vos produits, peuvent être parmi les actifs les plus précieux de votre entreprise. Il est crucial de les protéger adéquatement.
L’enregistrement dans un autre pays permet d’obtenir le monopole d’utilisation de cette marque dans ce pays et d’éviter qu’un tiers l’obtienne à votre place.
Comme les droits sur les marques sont territoriaux, c’est-à-dire qu’ils sont accordés pays par pays, le simple fait de détenir un enregistrement de marque au Canada ou aux États-Unis ne protège pas votre marque dans d’autres pays.
De plus, dans la plupart des pays, le seul moyen d’acquérir des droits de marque reconnus est de déposer un enregistrement de marque, qui est souvent remis au premier déposant indépendamment de l’utilisation commerciale de la marque. Cela signifie que même si vous utilisez votre marque à des fins commerciales, si vous n’avez pas déposé de demande d’enregistrement de marque à l’étranger suffisamment tôt, quelqu’un d’autre peut légalement posséder la marque dans un pays particulier.
Finalement, l’enregistrement dans un autre pays permet généralement d’obtenir une surveillance douanière pour tenter de prévenir la circulation de produits de contrefaçon.
Que se passe-t-il si quelqu’un d’autre enregistre ma marque dans un pays étranger ?
Si un tiers enregistre votre marque dans un pays étranger avant vous, cela pourrait causer de nombreux problèmes. Voici des exemples de risques de négliger la protection de votre marque de commerce à l’international:
- Vous pouvez perdre le droit d’utiliser votre marque et être contraint de changer de nom dans le pays visé
- Vous pouvez être en train de violer les droits de quelqu’un d’autre sans le savoir
- Le déposant étranger peut détenir la marque otage et vous pouvez être contraint de racheter (à prix élevé) votre propre marque de commerce si vous êtes victime d’un vol de PI qui ne peut être prouvé
- Le déposant étranger peut perturber la fabrication, l’expédition ou la distribution de vos produits dans ou depuis le pays en question
- Le titulaire étranger peut utiliser ou autoriser d’autres personnes à utiliser la marque sur un produit concurrent ou copié de qualité moindre et ainsi porter atteinte à votre réputation
Comment éviter ceci ? Il faut enregistrer votre marque de commerce sans tarder dans le pays visé et effectuer une surveillance.
Comment savoir où déposer ?
Essentiellement, les considérations de dépôt à l’étranger sont en grande partie des décisions commerciales. Il est recommandé de protéger la marque dans les pays dans lesquels :
- Vous offrez ou prévoyez d’offrir vos produits et services.
- Les flux de revenus ou les bases de consommateurs sont importants pour votre entreprise.
- Vous fabriquez vos produits.
- Vous avez des activités commerciales en cours ou en négociation. Par exemple, des distributeurs, des partenariats ou des fabricants.
- Le risque de contrefaçon, de copie ou de piratage est élevé. On parle ici de dépôts « défensifs » dans des pays comme la Chine, le Brésil et l’Inde.
- Le marché pertinent à vos produits et services est en expansion ou déjà important.
Nous vous invitons à nous communiquer la liste des pays d’intérêt afin que nous puissions établir la meilleure stratégie de dépôt ainsi qu’une soumission.
Comment puis-je enregistrer mes marques dans le monde entier?
Puisqu’il n’existe pas d’enregistrement de marque «global» ou mondial, il peut être très dispendieux de protéger sa marque partout dans le monde.
Toutefois, il est possible de protéger votre marque dans le monde entier de manière nationale (pays par pays) ou à l’aide de différents traités internationaux. En effet, il existe des ententes permettant la protection dans plusieurs pays simultanément, incluant la marque communautaire (couvre tous les pays de l’Union européenne), l’enregistrement à l’OAPI (couvre 16 pays africains), l’enregistrement à l’ARIPO (couvre 10 pays africains) ou encore un enregistrement international à l’OMPI.
En effet, l’enregistrement à l’étranger a été simplifié par le Protocole de Madrid, qui est un système international administré par le l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Il est donc possible d’enregistrer une marque auprès de l’OMPI en sélectionnant des pays spécifiques ou en choisissant de protéger votre marque dans tous les pays concernés. Il est important de savoir que bien que l’enregistrement d’une marque via le système de Madrid peut être plus rentable si l’on considère plusieurs pays, il peut tout de même coûter des dizaines de milliers de dollars pour enregistrer une marque auprès de l’OMPI.
Qu’est-ce que la « priorité » ?
La priorité est un avantage qui permet de déposer la marque dans votre pays d’origine (dans un premier temps) et d’attendre 6 mois avant de déposer la demande ailleurs dans le monde en revendiquant la priorité de la demande initiale. En d’autres mots, cette stratégie permet de protéger la marque dans les pays d’intérêt, de manière rétroactive, comme si elle avait été déposée au même moment que la demande initiale.
Cette stratégie offre aux propriétaires de marques six mois après la demande initiale pour finaliser leur stratégie de marque internationale et leur permet d’étaler les coûts relatifs au dépôt d’une demande dans plus d’un pays tout en bénéficiant de la date de dépôt de la demande initiale.
Les demandes d’enregistrement étrangères peuvent être déposées à tout moment et il sera toujours possible de déposer la marque ailleurs dans le monde après l’expiration du délai de priorité, mais au risque que celle-ci ait déjà été déposée par un tiers.
L’importance de bien planifier
En conclusion, intégrer l’exportation dans sa stratégie d’affaires exige une préparation rigoureuse, notamment du point de vue légal.
Le fait de planifier la protection de votre marque internationalement dès le départ (idéalement dans la période de priorité de 6 mois) peut vous faire économiser beaucoup de temps, d’argent et des soucis inutiles.
C’est pourquoi il est suggéré de bien s’entourer afin de suivre les conseils juridiques des professionnels.
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